Nach etwas mehr als sechs Jahren Verfahrensdauer konnte sich die Tüfa-Team GmbH in einem von den BTL-Rechtsanwälten und dort von Rechtsanwalt Dr. Tobias Beltle verfahrensrechtlich betreuten markenrechtlichen Widerspruchsverfahren gegen den TÜV Markenverbund e.V. in letzter Instanz vor dem Bundespatentgericht erfolgreich durchsetzen.
Worum es in diesem Widerspruchsverfahren ging
Bei der Tüfa-Team GmbH (weitere Informationen unter www.tuefa-team.de) handelt es sich um ein im Jahr 1991 gegründetes und seit Jahrzehnten erfolgreich und von den vertretungsberechtigten Geschäftsführern Dipl.-Betriebswirtin Frau Tatjana Trömner-Gelbe sowie Herr Dr. Marc Trömner betriebenes Familienunternehmen aus dem Bereich der Fahrzeugüberwachung und dem Kfz-Sachverständigen-Bereich.
Nachdem von der TÜFA-TEAM GmbH am 23.08.2013 zwei Wort-/Bildmarken mit der Bezeichnung „TÜFA-TEAM, mit dem Zusatz „Wir kleben Ihnen eine“ und einer lediglich stilisierten Hauptuntersuchungsplakette (landläufig „TÜV-Plakette“), jeweils in leicht abgewandelter Darstellung beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldet wurden. Im Anschluss daran und nachdem die beiden Marken der TÜFA TEAM GmbH im Markenregister des DPMA eingetragen wurden hat der TÜV Markenverbund e.V. aus der Unionsmarke „Tüv“ im Mai 2014 gegen die beiden Markeneintragungen jeweils einen Markenwiderspruch erhoben. Damit wurde ein Widerspruchsverfahren durch den TÜV Markenverbund e.V. gegen die die Tüfa Team GmbH in Gang gesetzt.
Die Einleitung eines Widerspruchsverfahrens ist durch die Einlegung eines Widerspruchs aus einer zeitlich älteren Marke, also einer bereits früher eingetragenen Marke, innerhalb von drei Monaten nach Markeneintragung bzw. Veröffentlichung einer neu eingetragenen Marke im Markenregister des DPMA durch Einlegung eines Widerspruchs beim DPMA grundsätzlich immer möglich.
Das bedeutet jedoch nicht, dass die Einlegung eines Widerspruchs immer zwingend auch zu einer gesamten oder auch nur teilweisen Markenlöschung führt, wie dieses Verfahren zwischen den Marken „TÜFA-TEAM“ und „Tüv“ eindrucksvoll zeigt.
Zurückweisungsbeschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) im Jahr 2017
Bereits in der ersten Instanz des Widerspruchsverfahrens beim Deutschen Patent- und Markenamt wurde zugunsten der Tüfa Team GmbH durch die zuständige Beschlussabteilung des DPMA entschieden und die beiden vom TÜV Markenverbund e.V. erhobenen Markenwidersprüche mangels Verwechslungsgefahr zwischen den sich im Widerspruchsverfahren gegenüberstehenden Marken „TÜFA-TEAM“ und „Tüv“ zurückgewiesen durch die zurückweisenden Beschlüsse aus dem Jahr 2017.
Im Anschluss daran wurde vom Tüv Markenverbund e.V. als Widersprechendem Beschwerde zum Bundespatentgericht (BPatG) erhoben.
Beschwerdeverfahren beim Bundespatentgericht (BPatG) bis zum Jahr 2019
In der am 08.08.2019 beim Bundespatentgericht in München stattgefundenen mündlichen Verhandlung wurde seitens des Bundespatentgerichts (BPatG) festgestellt, dass das Gericht der Argumentation der Tüfa-Team GmbH folgt und für den TÜV Markenverbund e.V letztlich unumschiffbare rechtliche Hürden und Klippen aufgrund der zutreffenden Argumentation von Rechtsanwalt Dr. Tobias Beltle der BTL Rechtsanwälte in Saarbrücken gesehen hat.
Aufgrund dessen sah sich der TÜV Markenverbund e.V, eine Institution, die von den einzelnen TÜV Gesellschaften letztlich mitgetragen wird und den Zeck hat, die Marken des TÜV zu verteidigen gezwungen, die Beschwerde gegen die bereits in erster Instanz zugunsten der TÜFA Team GmbH ablehnenden Beschlüsse des DPMA hinsichtlicher der beiden Wort-/Bildmarken TÜFA-TEAM zurückzunehmen. Dadurch sind die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes zugunsten der TÜFA-TEAM GmbH rechtkräftig geworden. Zwischenzeitlich ist das Verfahren durch die Beschwerdenrücknahmen rechtskräftig abgeschlossen worden.
Der TÜV hat damit auf ganzer Linie im Widerspruchsverfahren verloren.
Begründung des Bundespatentgerichts
Seitens des Bundespatentgerichts wurde u.a. darauf hingewiesen, dass weder Identität noch Verwechslungsgefahr, auch nicht durch sog. Imagetransfer, also gedankliche Verknüpfung besteht. Auch wurde seitens des Bundespatentgerichts thematisiert, dass die von BTL Rechtsanwälte erhobene Einrede der Nichtbenutzung gegenüber der Wortmarke „Tüv“ im Vergleich der Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse der sich im Widerspruchsverfahren gegenüberstehenden Marken „Tüv“ und „TÜFA-TEAM“ mit dem Zusatz „wir kleben Ihnen eine“ als Anspielung auf die Vergabe der Hauptuntersuchungsplakette im Zusammenhang von Fahrzeuguntersuchungen wohl durchgreifen wird.
Hintergrund hierfür war unter anderem, dass sich aus Sicht des Gerichts schwierige Rechtsfragen im Zusammenhang mit der rechtserhaltenden Benutzung für die Widerspruchsmarke „Tüv“ als Unionsmarke ergaben.
Nach Ansicht des Bundespatentgerichts war es bis zur EuGH Entscheidung vom 19. Juni 2012 ,,IP TRANSLATOR (GRUR 2012, 822) beim Harmonisierungsamt (jetzt EulPO) gängige Praxis bei Verwendung der den Waren- und Dienstleistungsklassen vorangestellten Oberbegriffe damit sämtliche in dieser Klasse denkbaren Waren oder Dienstleistungen als beansprucht anzusehen. Diese Praxis ist nach Mitteilung des Bundespatentgerichts durch die vorgenannte EuGH-Entscheidung IP TRANSLATOR (GRUR 2012, 822) gekippt worden.
In der Folgezeit haben es der TÜV Markenverbund e.V. bzw. die Inhaber der Widerspruchsmarke offenbar versäumt, das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis anzupassen, so dass letztlich seitens des Bundespatentgerichts unter anderem auch aus diesen Grund keine Identität bzw. Verwechslungsfähigkeit zwischen den im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in Klasse 42 kollidierenden Begriffen „wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen“ der Widerspruchsmarke „Tüv“ als Unionsmarke und den beiden vom TÜV Markenverbund e.V. angegriffenen Marken „TÜFA-TEAM“ der Tüfa Team GmbH anzunehmen war.
Seitens des Bundespatentgerichts wurde letztlich darauf verwiesen, dass die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke unter diesem Aspekt, aber auch im Rahmen der Subsumption in Bezug auf die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in Klasse 42 tatsächlich verwendeten Begriffe ,,wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen“ der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit ,,technischen Prüfdienstleistungen“ derart problematisch gesehen wurde, dass aus Sicht des Gerichts die Einrede der Nichtbenutzung durchgreifen würde.
Ungeachtet dessen wurde seitens des Bundespatentgerichts ebenso darauf verwiesen, dass eine Identität bzw. eine unmittelbare oder auch nur mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke „Tüv“ und damit der Unionsmarke (Az. 009990111, aufrufbar im Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamtes unter https://register.dpma.de) und den vom TÜV Markenverbund e.V. im Widerspruchsmarken angegriffenen für Deutschland eingetragenen Marken TÜFA-TEAM (Az. 302013047765 und Az. 302013047766, öffentlich aufrufbar im Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamtes unter https://register.dpma.de) als Wort-/Bildmarken nicht gegeben ist.
Eine Verwechslungsgefahr wurde seitens des Bundespatentgerichts dabei insbesondere weder in schriftbildlicher, klanglicher oder sonstiger Weise gesehen, zumal die Marken „TÜFA-TEAM“ danach mit den Zusätzen als ganzheitliche Marke und damit in deren Gesamtheit anzusehen waren und der Begriff „TEAM“ mit dem Bindestrich als Verbindungsglied entgegen der vom TÜV Markenverbund e.V. vertretenen Auffassung gerade nicht zu vernachlässigen war.
Auch eine etwaige Berühmtheit des Zeichens „Tüv“ war für das Bundespatentgericht nicht maßgeblich, so dass auch keine Gefahr eines sog. Imagetransfers gesehen wurde, also keine gedankliches Inverbindungbringen der kollidierenden Marken durch den angesprochenen Verkehrskreis.
Letztlich wohl auch zur Vermeidung einer negativen höherrichterlichen Entscheidung mit Entscheidungsgründen durch das Bundespatentgericht gegen den TÜV und die europaweit eingetragene Unionsmarke „Tüv“ (Az. 009990111) nahm der TÜV Markenverbund e.V. deshalb die beim Bundespatentgericht eingelegte Beschwerde insgesamt zurück mit der Folge, dass das Widerspruchsverfahren dadurch beendet wurde und die Marken „TÜFA-TEAM“ erfreulicherweise unverändert fortbestehen.
Ausweislich des Markenregisters wurde das Widerspruchsverfahren ohne Löschung der beiden Marken der Tüfa-Team GmbH inzwischen abgeschlossen und zwischenzeitlich im Markenregister entsprechend im Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamtes auch so vermerkt.
Durch die Rücknahme der Beschwerden durch den Tüv Markenverbund e.V. sind die erstinstanzlichen und damit die Verwechslungsgefahr ablehndenden Beschlusse des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) zugunsten der Wort-/Bildmarken TÜFA-TEAM gegenüber der Widerspruchsmarke Tüv rechtskräftig geworden.
Fazit
Aus Sicht des Bundespatentgerichts sind die sich gegenüberstehenden Marken „TÜFA-TEAM“ und „Tüv“ nicht identisch und auch nicht verwechslungsfähig.
Mangels Verwechslungsgefahr bleiben die Marken der Tüfa Team GmbH weiterhin unverändert im Markenregister eingetragen.
Eine erfolgreiche Markeneintragung bzw. Verteidigung der Marke im Widerspruchsverfahren hat gerade für Unternehmen und Firmen mehrere Vorteile, wie beispielsweise:
- Die Markeneintragung bleibt bestehen
- Markeneintragungsgebühren sind nicht verloren
- Es ist keine Umbenennung des Unternehmens notwendig
- Die Bewerbung des Unternehmens kann mit den Marken weiterhin uneingeschränkt stattfinden
- Werbemittel können weiterverwendet werden und müssen nicht kostenintensiv vernichtet werden
- Das Unternehmen muss keine Unterlassungs-, Auskunfts- oder Schadensersatzansprüche auf Grundlage der Entscheidung des Bundespatentgerichts durch den TÜV fürchten.
Zusammenfassend ist festzuhalten:
Was zeigt dieses Verfahren beim Bundespatentgericht und was sollten Markenanmelder und Markeinhaber tun?
- Markenanmelder sollten sich nicht wegen einem Widerspruch gegen ihre eingetragene Marke bereits von vornherein kampflos geschlagen geben!
Dieses Widerspruchsverfahren zeigt deutlich, dass es sich gerade für Unternehmen und Firmen immer lohnt für eine Marke bis zum Schluss durch alle Rechtsinstanzen zu kämpfen und sich auch nicht durch beispielsweise die Unternehmensgröße des Gegners oder dessen Argumentation abschrecken zu lassen.
Eine rechtliche Überprüfung bis in die letzte Instanz ist dabei immer sinnvoll. Denn im Falle des Obsiegens bleibt die Marke für den Markenanmelder bestehen. Aber selbst wenn im Unterliegensfalle eine teilweise oder insgesamte Markenlöschung behördlich oder gerichtlich angeordnet wird, wird dadurch zugleich auch festgestellt, dass die betroffene Marke durch einen sonstigen Dritten – wie beispielsweise einem Konkurrententen – ebenfalls nicht erfolgreich angemeldet werden kann. Auch die Herbeiführung dieser Feststellung kann im Einzelfall strategisch am Markt durchaus sinnvoll sein.
Eine rechtliche Auseinandersetzung kann sich daher bis in die letzte Instanz lohnen, auch wenn dafür Durchhaltevermögen, ein „langer Atem“ und die notwendigen finanziellen Aufwendungen für die Rechtsverteidigung erforderlich sind.
- Markeninhaber von älteren Marken bzw. potentiellen Widerspruchsmarken sollten vor der Einlegung eines Markenwiderspruchs ihre Rechtsposition genau prüfen!
Das vorliegende Widerspruchsverfahren ist ein guter Beleg dafür, dass gerade strategische Fehler in Widerspruchsverfahren, wie beispielsweise eine mangelnde Anpassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses an die aktuellen Gegebenheiten in der Rechtsprechung der Eintragungspraxis der Markenämter, zu erheblichen rechtlichen Nachteilen in markenrechtlichen Widerspruchsverfahren führen können.
Denn häufig wird ein Markenwiderspruch durch den Inhaber einer vermeintlichen identischen oder verwechslungsfähigen älteren Marke – wie vorliegend durch den TÜV Markenverbund e.V. – strategisch nicht optimal eingelegt, mit der Folge, dass sehr gute Verteidigungschancen im Widerspruchsverfahren für den angegriffenen Markeninhaber der neu angemeldeten Marken, hier der Wort-/Bildmarke „TÜFA-TEAM Wir kleben Ihnen eine!“ mit stilisierter HU-Plakette bestehen.
- Eine rechtliche Prüfung im Einzelfall lohnt sich!
Auch wenn es im Einzelfall zunächst für Markenanmelder oder auch Markeninhaber so aussehen mag, dass auf den ersten Blick möglicherweise nur geringe Angriffs- oder Verteidigungs- bzw. Erfolgschancen bestehen, lohnt es sich immer, Markenwidersprüche eingehend rechtlich zu prüfen. Denn oftmals finden sich gute Argumente zur Rechtsverteidigung und es ist außerdem zu berücksichtigen, dass jedes Widerspruchsverfahren seine eigene Dynamik hat.
Wichtig ist, dabei mit einer erfolgversprechenden rechtlichen Strategie, angepasst auf den Einzelfall und mit Blick auf eine Problemvermeidung bereits im Vorfeld, vorzugehen.
BTL Rechtsanwälte unterstützen Sie in allen Belangen im Bereich des Markenrechts
Insbesondere unterstützen wir:
- Bei Markeneintragungen einer Marke gegen von Markeninhabern älterer Marken eingelegten Widersprüche und bei Widerspruchsverfahren
aber auch
- Markeninhaber von bereits eingetragenen Marken bei der Einlegung von Widersprüchen
und ebenso
- Allgemein in Widerspruchverfahren und sonstigen Verfahren (Beanstandungsbescheide bei Markenanmeldungen, Löschungsanträgen etc.)vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) bis zum Bundespatengericht (BPatG)
Wir unterstützen Ihr Unternehmen bei der rechtlichen Absicherung Ihrer Produkte
Wir helfen Ihnen außerdem, Ihr Unternehmen und Ihre Produkte vor der ganz oder teilweisen Löschung Ihrer angemeldeten und eingetragenen bzw. im Markenregister registrierten Marken und Designs zu schützen.
Wir unterstützen Sie bei Markenwidersprüchen
In rechtlich begründeten Fällen kann auch ein Markenwiderspruch gegenüber Marken von Dritten durchaus sinnvoll sein.
Wenn Sie Inhaber einer bereits eingetragenen Marke sind, prüfen wir und beraten strategisch im Vorfeld, ob Sie oder Ihr Unternehmen selbst mit einem Markenwiderspruch gegen eine zeitlich später angemeldete Marke, beispielsweise eines Konkurrenten, vorgehen und diese löschen lassen können, um Ihre Produkte und Ihr Unternehmen zu schützen.
Wir unterstützen Sie bei der Markeneintragung und der Verteidung Ihrer Marke
Wir unterstützen Sie und ihr Unternehmen im Rahmen des Anmeldeverfahrens für Ihre Marke und auch im Falle von Widerspruchsverfahren und helfen Ihnen, sich gegen einen Markenwiderspruch gegen von Ihnen angemeldete Marken zu verteidigen.
Aus unserer Sicht bietet sich hierbei für Markeninhaber eine Strategie der Markenüberwachung und ein Vorgehen mit einem Markenwiderspruch oder einer Abmahnung bzw. Löschungsklage gegen von beispielsiweise Konkurrenten später neu angemeldeten identischen oder verwechslungsfähigen Marken an, allerdings nur wenn diese berechtigt und erfolgsversprechend sind.
Die Erfolgsaussichten eines solchen rechtlichen Vorgehens sollte daher bereits im Vorfeld rechtlich eingehend geprüft werden, um rechtliche und finanzielle Nachteile für Sie und Ihr Unternehmen oder Ihre Firma zu vermeiden.
Sofern Sie in Markenangelegenheiten strategische rechtliche Unterstützung benötigen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.